TEMA. 3 LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

I. Nociones Generales

La función de los signos distintivos es esencialmente diferenciadora, por ello a todos esos signos le son aplicables 2 principios:

1. Principio de novedad: Significa que el signo que comienza a utilizarse en el mercado ha de ser distinto a los ya existentes en el mercado para los mismos productos o servicios, el signo que se elige no ha de ser necesariamente inventado sino que se pueden utilizar signos ya existentes, incluso se admiten nombres y apellidos de una persona.

      Este principio está matizado por el principio de especialidad, que implica que los           signos son exclusivos sólo en relación con el tipo de actividad que se ejerce en el       mercado, en función de este principio se admiten dos signos idénticos que pertenezcan a   titulares distintos siempre que ese signo identifique en el mercado productos o servicios       perfectamente diferenciados. (Camel como marca de cigarrillos y Kamel como marca       cosmética).

2   Principio de veracidad: Implica que el signo debe carecer de cualquier indicación que    pueda llevar a engaño a la clientela en general o a los terceros que se relacionen con ese        empresario. Principio de accesoriedad En principio el signo distintivo va            indisolublemente unido a la empresa a laque pertenece, por tanto al trasmitirla hay que    trasmitir sus signos.

II. La Marca.

A) Conceptos y funciones.

La ley vigente de marcas es la 17/2001 de 7 de diciembre, desarrollada mediante el Decreto 687/20002 de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de marcas. Esta ley sustituyó a la ley de 1.988.

Podemos definir la marca como un signo utilizado por una empresa o grupo de empresas para diferenciar en el mercado el resultado material o tangible de su actividad económica. La finalidad de la marca, es clara, ya que sirve para que el empresario pueda identificar los productos o servicios que presta en el mercadeo, con ello también sirve al consumidor que elegimos un determinado producto de marca.

Además se habla hoy con carácter general de una función de garantía que tiene la marca, porque se impone al titular de la marca una responsabilidad por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al consumidor por los productos marcados, en el texto refundido de la ley general de consumidores y usuarios en los art. 128 y ss. Y en relación con la publicidad, el empresario será responsable por los productos lanzados al mercado, a través de una publicidad ilícita.

La Ley de Marcas, el Legislador hace referencia a palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a una persona, esto da lugar a la marca denominativa. En cuanto a la palabra que se utilice además de utilizar nombres propios, la denominación puede hacer referencia a alguna característica concreta. Las imagenes, figuras, símbolos y dibujos,  da lugar a la marca emblemática o gráfica y esta se crea para ser captada por la vista, como son los emblemas o marcas graficas de muchos de estos productos.

Art. 4.2, nos indica las formas tridimensionales, entre ellas los envoltorios, envases o formas concretas de presentar un producto, se utilizan para distinguir productos elegidos directamente por los consumidores. Las formas tridimensionales tienen una gran fuerza persuasiva o forma de un producto o marca envase. Se incluye como una novedad del 2.001, los signos sonoros, como signos de identificación y de diferenciación, por ejemplo el rugido del león de Metro Golden.

 TEMA.3

No se restringe la posibilidad de registrar todo tipo de marcas, todo esto tiene que haber dos registros uno positivo como es el carácter diferenciador y el carácter negativos es la de no incurrir,  en una serie de prohibiciones de registros, estableciendo dos tipos:

• Absolutas
• Relativas que aparecen prohibiciones en las que normalmente si que se podrían registrar, pero por algún motivo concreto, ya ha sido registrado ese signo a favor de otro titular.

En las absolutas prevalece el interés público, en las otras prevalece el interés privado, esta es la diferencia más clara.

En ningún caso la marca puede estar formada por signos oficiales, así como aquellos que sean contrarios a la ley, al orden público y a las buenas costumbres.

Así como los signos que morfológica o fonéticamente, se parezcan a otra marca ya registrada, no se puede inscribir en el Registro, por ejemplo Rolex y Trolex.

B) Clases.

Existen distintas clases de marcas, dependiendo de la función que quieran cumplir en el mercado, la distinción mas básica es la que distingue entre marca del producto y marca del servicio, la primera identifica en el mercado el producto de un empresario, la marca de servicio lo que individualiza es la actividad que realiza en el mercado, es posible que una misma marca identifique a varios productos o servicios, en este caso sería una marca multiclase.

 marca individuales y marcas colectivas regulada en el art. 62 de la ley, las primeras se diferencian aquellos bienes que pone en el mercado un empresario y los segundos sirven para distinguir en el mercado los productos que se lanza por una asociación de empresarios.

 marca de garantía art. 68, es aquella que lo que hace es certificar que los productos o servicios tienen una serie de características comunes. Estas se utilizan por varios empresarios bajo el control y la autorización de la marca, porque el titular de la marca es el que garantiza que todo los productos que se comercializan bajo esa marca tienen un serie de características comunes, sea de origen, o calidad.

marcas notorias y marcas renombradas, distinción que también aparece por primera vez en nuestra Ley de Marcas, son marcas ampliamente conocidas en el sector del mercado al que pertenece el producto marcado, mientras que las renombradas son las conocidas por el público en general, y no sólo dentro de un sector del mercado.

Y por último, las distintas clases de marca, según el ámbito de aplicación, distinguiendo entre nacionales, comunitarias e internacionales.

En principio es de aplicación general el de territorialidad, es decir, no existe una protección internacional de la marca, sino que es necesario ir solicitando el Registro de la marca, en cada uno de los Estados, sin embargo, para facilitar la protección de la marca a nivel internacional, los Estado han ido suscribiendo Tratados o Convenios para la uniformidad de los requisitos formales para que una marca acceda a los distintos registros de una marca.

C) Adquisición del derecho sobre la marca.

Para el Legislador es la de la inscripción de la marca, es decir, cuando accede al registro. Así se establece la regla general en el artículo34.1 de la Ley de Marcas,. Esto implica que la inscripción de la marca es constitutiva de tal forma que hasta ese momento no habrá por el titular ningún derecho a protección.

Sin embargo, se consigna una excepción a esa regla general, y existe para el supuesto de la marta notoria y renombrada,  en ese caso se otorga al titular la posibilidad de acudir a los tribunales y solicitar mediante una acción reivindicatoria la anulación de la marca inscrita posteriormente, para los mismos productos y servicios, siempre que no haya transcurrido 5 años desde la publicación de la inscripción de la marca posterior, ya que a partir de ese momento se consolida la marca.

D) Contenido del derecho. Procedimiento de solicitud e inscripción de la marca

A partir del momento en que se inscribe la marca el titular adquiere un derecho exclusivo, y una serie de facultades, esos derechos presentan un aspecto positivo y uno negativo.

– El aspecto positivo, el registro de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo, esto le sirve al titular para acrecentar la clientela en el mercado.

– El aspecto negativo es la posibilidad del titular de oponerse que los terceros sin su consentimiento utilicen la marca en el mercado y va a poder acudir a los tribunales ordinarios para ejercer las acciones necesarias. En igual caso y con carácter general, la posibilidad de que los litigios se sometan a arbitraje.

Acciones que puede interponer:

La primera, es la acción de cesación del uso indebido, que tiene la misma finalidad que la que se utiliza en materia de competencia desleal, ahora bien, para hacer efectiva esta acción el Legislador en el artículo 44 reconoce una indemnización coercitiva, que es lo mismo de las multas coercitivas en defensa de la competencia, que en ningún caso va a poder ser inferior a 600 euros diarios hasta que cese la violación.

La segunda acción, esta la acción de indemnización por daños y perjuicios, cuyos requisitos y finalidad son los mismos que los de la competencia desleal, en este caso, en el artículo 43, se establece que para calcular el montante de la indemnización se deberá tener en cuenta el lucro cesante e igualmente el propio precepto dice que la indemnización se deberá tener en cuenta el posible perjuicio causado al dueño de la marca, pero en la que será necesario justificar los daños causados. El límite temporal para la reclamación de los daños y perjuicios, es el de los 5 años previos a la fecha en la que interpone la acción.

El contenido del Derecho de marcas también tiene obligaciones, que son las siguientes:

• El pago de la tasa, que será más o menos cuantioso dependiendo del tipo de marca de que se trate.
• Que el titular de la marca la use en el mercado de forma real y efectiva, ya que si no se acredita el uso de marca caduca, el artículo 39 establece que se entiende incumplida la obligación cuando no se usa en el plazo de 5 años posteriores a la fecha en que se publica, o cuando se suspende su uso por un periodo de 5 años.
• Y la renovación de la marca, se inscribe por un periodo de 10 años, la inscripción no es automática, sino que el titular tiene que solicitar necesariamente la renovación, para dicha renovación de la marca o signo. La renovación se efectuará por el empresario en el organismo correspondiente que es el registro de patentes y marcas

Si se pasa el plazo, se permite rehabilitar el signo, en los 6 meses posteriores, siempre que exista causa justificada, tal y como nos indica el art. 32. En este caso el empresario deber pagar un 25% de renovación en los tres primeros meses, pero si sobre pasa esto tres primero mese en los tres siguientes se deberá pagar el 50% más de la tasa de renovación.

Procedimiento de solicitud e inscripción de la Marca

El procedimiento viene registrado en los artículo 11 a 30 de la Ley de Patentes y Marcas y 5 y siguientes del Reglamento de la Ley de Marca.

Comienza mediante la presentación de la solicitud que hay que presentar un impreso oficial, tiene que realizarse por persona legitimada.

La solicitud puede presentarse donde tenga su domicilio habitual o donde este establecido su empresa tiene que reunir los requisitos de forma, debe ir redactada en castellano y además en cualquiera de las lenguas oficiales de la CCAA donde se verifique la presentación.

Tiene que presentarse ante el organismo competente de la CCAA donde el solicitante tiene su domicilio o cualquier establecimiento industrial.

Cuando se verifica la inscripción la CCAA realiza un examen formal de la solicitud, y deberá ir dirigido a verificar la legitimación del solicitante las tasas y cumplimiento de todos los requisitos formales.

En caso contrario se dará un plazo al solicitante para que subsane defectos.

Cuando el examen formal se supera, estampa en la solicitud una “fecha de prioridad” y en ella se consigna el lugar, día, hora y minuto de presentación, y esa fecha de prioridad es fundamental de cara a ir otorgando al potencial titular de la Marca una serie de derechos.

Superado el examen formal, la CCAA remite la solicitud a la OEPM, que cuando recibe la solicitud, hace un examen previo o examen de licitud que esta no incurre en ninguna prohibición, posterior a esto lo pública y comunica a los titulares de signos anteriores, de signos con los que puede confluctuar.

Antes de publicarla en el BOPI, la OEPM hace un examen de la solicitud parcial y previo consistente en un “examen de licitud”, dirigido a verificar que la solicitud no incurra en los prohibiciones absolutas, para evitar la publicación de un signo malsonante o contrario al orden público y las buenas costumbres. Además se comunica a los titulares de signos parecidos inscritos anteriormente, para que puedan oponerse a la inscripción.

Verificada la publicación se realiza el “examen de fondo” que consiste en comprobar de oficio por la OEPM que no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas del Registro, y también de oficio comprueba las prohibiciones relativas

Superado ese examen, la OEPM, el Director de la misma resuelve con una resolución concediendo o denegando el Registro de Marca y a partir de ese momento y después de su publicación en el BOPI, todos los titulares de signos similares o de marcas notorias pueden formular oposición.

Una vez inscrito y publicada la marca en el BOPI, al titular se le notifica que puede pasar a retirar el título de la Marca.

F) La marca como objeto de derecho

La marca tiene un valor económico o patrimonial, y hay veces que el valor de la empresa, corresponde al valor de los signos, por eso se puede transmitir por medios inter vivos y mortis causa y sobre ella se pueden establecer todo tipo de gravámenes, pero para que se pueda oponer frente a terceros, el Ordenamiento Jurídico establece unos requisitos:

• Los actos de disposición o de gravamen se refleja siempre por escrito, el Legislador establece la forma escrita
• y además que esos actos se inscriban en el Registro de la OEPM y se publiquen en el BOPI. La inscripción en el Registro no es constitutiva, porque la transmisión se produce de forma ajena al Registro, pero es necesaria la inscripción para poder opuesta tercera.

El artículo 46 de la Ley de Marcas, establece la posibilidad de que la marca pueda pertenecer pro indiviso a varios titulares es decir en copropiedad de la marca, La marca es indivisible, pero es posible, conforme al artículo 47LM

Un supuesto especial y muy frecuente es el transmitir el uso de la marca, mediante el contrato de  licencia, no se transmite la titularidad de la marca, sino que se cede su uso a un tercero, es decir, que puedan ejercer temporalmente los derechos derivados de la utilización de la marca a cambio de lo que se denomina “regalía”, consiste en otorgar al tercero la posibilidad de utilizar la marca es un contrato basados en la mutua confianza de las partes, establece que no puede el licenciatario ceder a su vez la marca a otro tercero.

E) Duración y renovación.

Se concede la inscripción por diez años, a contar desde la solicitud de la inscripción.

Posteriormente el signo puede ser renovado continuamente por periodos iguales.

G) Nulidad, caducidad y renuncia.

Se establece la posibilidad de que se extinga la marca antes de que transcurra el periodo de 10 años o cualquiera de las prórrogas. Los supuestos de nulidad y caducidad de la marca, ambos son causas de extinción de la Marca y de cancelación de la inscripción.

La nulidad establece el Legislador, que tiene que ser declarada judicialmente, siempre además puede ser total, todos los productos o servicios o parcial, sólo a parte.

En cuanto a las causas de nulidad, establece el Legislador que puede provenir por dos causas de nulidad absolutas que son imprescriptibles o relativas, estas causas coinciden con las causas de prohibición absoluta de inscripción, artículo 5, o con las relativas, artículos 6 a 10 de la Ley de Marcas.

En cuanto a la legitimación para interponer acción de nulidad, en el caso de nulidad absoluta tanto a la OEPM o también cualquier interesado que acredite un interés legítimo, y para la acción de nulidad relativa, la legitimación la tienen los titulares de un signo anterior.

En el plazo de prescripción, la acción de nulidad absoluta es imprescriptible, mientras en los supuestos de nulidad relativa, es el plazo de 5 años siguientes a la publicación del signo, pasado el tiempo el Legislador establece aquí la figura “de caducidad por tolerancia”.

La caducidad, implica que es válida hasta que se producen los hechos que produzcan la caducidad de la marca, por eso produce efectos desde la declaración de caducidad, la regla general, es que tiene que ser declarada judicialmente por sentencias, por las causas que aparecen tasadas en el artículo 55 de la Ley de Marcas, por ejemplo por la falta de uso de la marca en el mercado, etc., pero también el artículo 55 contempla como excepción un supuesto de caducidad automática, cuando la marca no es renovada conforme a lo previsto legalmente, se declara la caducidad de oficio por la OEPM. como supuesto especial de caducidad, es la renuncia del titular de la marca, como acto voluntario del titular de la marca. No se hace de oficio, tiene que ser mediante renuncia del titular. El título se puede rehabilitar pagando la tasa de revocación mas un recargo.Aceptada la renuncia se inscribe en el registro y se publica en el BOPI. Si la renuncia es parcial el anuncio deberá decir par que productos se mantiene vigente.

IV. El nombre comercial

Junto con la Marca, se consideran signos distintivos clásicos el nombre comercial y el rótulo del establecimiento.

El concepto de nombre comercial, que es todo signo susceptible de representación gráfica y que identifica a la empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las demás empresas que en el mercado desarrollan su actividades idénticas o similares.

Por tanto, el nombre comercial es el signo que utiliza el empresario para individualizar la empresa y su actividad, es lo que se conoce normalmente como firma.

En cuanto a la protección del nombre comercial, se realiza mediante el registro ante la OEPM y el procedimiento es igual al registro de marca.

Resulta frecuente usar un mismo signo, tanto como marca como nombre comercial, por ejemplo en las firmas de moda, Roberto Verino, Adolfo Domínguez, etc., aunque la ley no contempla este supuesto de forma expresa, tampoco encontramos obstáculo legal para ello, pero cuando se haga así, es aconsejable realizar un doble registro, de la marca y del nombre comercial.

Por su parte el nombre comercial, tiene también un valor patrimonial, y puede ser transmitido por todos los medios en derecho, tanto inter-vivos, como mortis causa. Como reflejo a la libre disposición del nombre comercial la LM, autoriza que se pueda transmitir el nombre comercial de forma independiente de la empresa, esta situación estaba expresamente prohibida en el LM del 88

V. La protección del rótulo del establecimiento.

En cuanto al rótulo del establecimiento, este signo distintivo es el que utiliza el empresario para dar a conocer al público, el lugar, local o sede física, donde ejerce su actividad y distinguirlo de otros que ejercer actividades similares.

Lo más característico era que el Registro del Rótulo tenía carácter municipal, es decir, que se desplegaba únicamente en el ámbito municipal, una de las novedades, es la de suprimir el rótulo como signo distintivo en la OEPM, de forma que a partir de la LM vigente suprime el registro de los rotulos, por tanto ya no se podrá solicitar el registro del rótulo. la Exposición de Motivos de la LM y la Disposición Transitoria Tercera de la LM, nos dicen que se protegerá de acuerdo con la normativa general de protección de la Competencia Desleal, y en concreto será instrumento de protección los actos de confusión.

El legislador establece un periodo transitorio de protección, que tiene dos fases: una protección registral y cuando se termine ésta, una protección extra registral.

Conforme a la Disposición Transitoria Tercera, se establece el primer periodo transitorio, los rótulos vigentes a la entrada en vigor de la LM, el 31 de Junio de 2.002, están obligados si quieren seguir gozando de la protección a solicitar la prórroga del registro del rótulo que abarca los 7 años posteriores, de esta manera se puede tener protección hasta el 31 de Enero de 2.010, llegando a esa fecha se cancela el Registro. La Disposición Transitoria Cuarta, establece el segundo periodo transitorio, que abarca 20 años posteriores a la fecha de cancelación del registro, salvo que el rótulo deje de usarse por un periodo continuado de 3 años, que es un período de protección extra judicial.

TEMA 3

D) Contenido del derecho. Procedimiento de solicitud e inscripción de la marca

A partir del momento en que se inscribe la marca el titular adquiere un derecho exclusivo, y una serie de facultades, esos derechos presentan un aspecto positivo y uno negativo.

– El aspecto positivo, el registro de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo, esto le sirve al titular para acrecentar la clientela en el mercado.

– El aspecto negativo es la posibilidad del titular de oponerse que los terceros sin su consentimiento utilicen la marca en el mercado y va a poder acudir a los tribunales ordinarios para ejercer las acciones necesarias. En igual caso y con carácter general, la posibilidad de que los litigios se sometan a arbitraje.

Acciones que puede interponer:

La primera, es la acción de cesación del uso indebido, que tiene la misma finalidad que la que se utiliza en materia de competencia desleal, ahora bien, para hacer efectiva esta acción el Legislador en el artículo 44 reconoce una indemnización coercitiva, que es lo mismo de las multas coercitivas en defensa de la competencia, que en ningún caso va a poder ser inferior a 600 euros diarios hasta que cese la violación.

La segunda acción, esta la acción de indemnización por daños y perjuicios, cuyos requisitos y finalidad son los mismos que los de la competencia desleal, en este caso, en el artículo 43, se establece que para calcular el montante de la indemnización se deberá tener en cuenta el lucro cesante e igualmente el propio precepto dice que la indemnización se deberá tener en cuenta el posible perjuicio causado al dueño de la marca, pero en la que será necesario justificar los daños causados. El límite temporal para la reclamación de los daños y perjuicios, es el de los 5 años previos a la fecha en la que interpone la acción.

El contenido del Derecho de marcas también tiene obligaciones, que son las siguientes:

• El pago de la tasa, que será más o menos cuantioso dependiendo del tipo de marca de que se trate.
• Que el titular de la marca la use en el mercado de forma real y efectiva, ya que si no se acredita el uso de marca caduca, el artículo 39 establece que se entiende incumplida la obligación cuando no se usa en el plazo de 5 años posteriores a la fecha en que se publica, o cuando se suspende su uso por un periodo de 5 años.
• Y la renovación de la marca, se inscribe por un periodo de 10 años, la inscripción no es automática, sino que el titular tiene que solicitar necesariamente la renovación, para dicha renovación de la marca o signo. La renovación se efectuará por el empresario en el organismo correspondiente que es el registro de patentes y marcas

Si se pasa el plazo, se permite rehabilitar el signo, en los 6 meses posteriores, siempre que exista causa justificada, tal y como nos indica el art. 32. En este caso el empresario deber pagar un 25% de renovación en los tres primeros meses, pero si sobre pasa esto tres primero mese en los tres siguientes se deberá pagar el 50% más de la tasa de renovación.

Procedimiento de solicitud e inscripción de la Marca

El procedimiento viene registrado en los artículo 11 a 30 de la Ley de Patentes y Marcas y 5 y siguientes del Reglamento de la Ley de Marca.

Comienza mediante la presentación de la solicitud que hay que presentar un impreso oficial, tiene que realizarse por persona legitimada.

La solicitud puede presentarse donde tenga su domicilio habitual o donde este establecido su empresa tiene que reunir los requisitos de forma, debe ir redactada en castellano y además en cualquiera de las lenguas oficiales de la CCAA donde se verifique la presentación.

Tiene que presentarse ante el organismo competente de la CCAA donde el solicitante tiene su domicilio o cualquier establecimiento industrial.

Cuando se verifica la inscripción la CCAA realiza un examen formal de la solicitud, y deberá ir dirigido a verificar la legitimación del solicitante las tasas y cumplimiento de todos los requisitos formales.

En caso contrario se dará un plazo al solicitante para que subsane defectos.

Cuando el examen formal se supera, estampa en la solicitud una “fecha de prioridad” y en ella se consigna el lugar, día, hora y minuto de presentación, y esa fecha de prioridad es fundamental de cara a ir otorgando al potencial titular de la Marca una serie de derechos.

Superado el examen formal, la CCAA remite la solicitud a la OEPM, que cuando recibe la solicitud, hace un examen previo o examen de licitud que esta no incurre en ninguna prohibición, posterior a esto lo pública y comunica a los titulares de signos anteriores, de signos con los que puede confluctuar.

Antes de publicarla en el BOPI, la OEPM hace un examen de la solicitud parcial y previo consistente en un “examen de licitud”, dirigido a verificar que la solicitud no incurra en los prohibiciones absolutas, para evitar la publicación de un signo malsonante o contrario al orden público y las buenas costumbres. Además se comunica a los titulares de signos parecidos inscritos anteriormente, para que puedan oponerse a la inscripción.

Verificada la publicación se realiza el “examen de fondo” que consiste en comprobar de oficio por la OEPM que no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas del Registro, y también de oficio comprueba las prohibiciones relativas

Superado ese examen, la OEPM, el Director de la misma resuelve con una resolución concediendo o denegando el Registro de Marca y a partir de ese momento y después de su publicación en el BOPI, todos los titulares de signos similares o de marcas notorias pueden formular oposición.

Una vez inscrito y publicada la marca en el BOPI, al titular se le notifica que puede pasar a retirar el título de la Marca.

F) La marca como objeto de derecho

La marca tiene un valor económico o patrimonial, y hay veces que el valor de la empresa, corresponde al valor de los signos, por eso se puede transmitir por medios inter vivos y mortis causa y sobre ella se pueden establecer todo tipo de gravámenes, pero para que se pueda oponer frente a terceros, el Ordenamiento Jurídico establece unos requisitos

• Los actos de disposición o de gravamen se refleja siempre por escrito, el Legislador establece la forma escrita
• y además que esos actos se inscriban en el Registro de la OEPM y se publiquen en el BOPI. La inscripción en el Registro no es constitutiva, porque la transmisión se produce de forma ajena al Registro, pero es necesaria la inscripción para poder opuesta tercera.

El artículo 46 de la Ley de Marcas, establece la posibilidad de que la marca pueda pertenecer pro indiviso a varios titulares es decir en copropiedad de la marca, La marca es indivisible, pero es posible, conforme al artículo 47LM

Un supuesto especial y muy frecuente es el transmitir el uso de la marca, mediante el contrato de  licencia, no se transmite la titularidad de la marca, sino que se cede su uso a un tercero, es decir, que puedan ejercer temporalmente los derechos derivados de la utilización de la marca a cambio de lo que se denomina “regalía”, consiste en otorgar al tercero la posibilidad de utilizar la marca es un contrato basados en la mutua confianza de las partes, establece que no puede el licenciatario ceder a su vez la marca a otro tercero.

TEMA 3

E) Duración y renovación.

Se concede la inscripción por diez años, a contar desde la solicitud de la inscripción.

Posteriormente el signo puede ser renovado continuamente por periodos iguales.

G) Nulidad, caducidad y renuncia.

Se establece la posibilidad de que se extinga la marca antes de que transcurra el periodo de 10 años o cualquiera de las prórrogas. Los supuestos de nulidad y caducidad de la marca, ambos son causas de extinción de la Marca y de cancelación de la inscripción.

La nulidad establece el Legislador, que tiene que ser declarada judicialmente, siempre además puede ser total, todos los productos o servicios o parcial, sólo a parte.

En cuanto a las causas de nulidad, establece el Legislador que puede provenir por dos causas de nulidad absolutas que son imprescriptibles o relativas, estas causas coinciden con las causas de prohibición absoluta de inscripción, artículo 5, o con las relativas, artículos 6 a 10 de la Ley de Marcas.

En cuanto a la legitimación para interponer acción de nulidad, en el caso de nulidad absoluta tanto a la OEPM o también cualquier interesado que acredite un interés legítimo, y para la acción de nulidad relativa, la legitimación la tienen los titulares de un signo anterior.

En el plazo de prescripción, la acción de nulidad absoluta es imprescriptible, mientras en los supuestos de nulidad relativa, es el plazo de 5 años siguientes a la publicación del signo, pasado el tiempo el Legislador establece aquí la figura “de caducidad por tolerancia”.

La caducidad, implica que es válida hasta que se producen los hechos que produzcan la caducidad de la marca, por eso produce efectos desde la declaración de caducidad, la regla general, es que tiene que ser declarada judicialmente por sentencias, por las causas que aparecen tasadas en el artículo 55 de la Ley de Marcas, por ejemplo por la falta de uso de la marca en el mercado, etc., pero también el artículo 55 contempla como excepción un supuesto de caducidad automática, cuando la marca no es renovada conforme a lo previsto legalmente, se declara la caducidad de oficio por la OEPM. como supuesto especial de caducidad, es la renuncia del titular de la marca, como acto voluntario del titular de la marca. No se hace de oficio, tiene que ser mediante renuncia del titular. El título se puede rehabilitar pagando la tasa de revocación mas un recargo.Aceptada la renuncia se inscribe en el registro y se publica en el BOPI. Si la renuncia es parcial el anuncio deberá decir par que productos se mantiene vigente.

TEMA 3

IV. El nombre comercial

Junto con la Marca, se consideran signos distintivos clásicos el nombre comercial y el rótulo del establecimiento.

El concepto de nombre comercial, que es todo signo susceptible de representación gráfica y que identifica a la empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las demás empresas que en el mercado desarrollan su actividades idénticas o similares.

Por tanto, el nombre comercial es el signo que utiliza el empresario para individualizar la empresa y su actividad, es lo que se conoce normalmente como firma.

En cuanto a la protección del nombre comercial, se realiza mediante el registro ante la OEPM y el procedimiento es igual al registro de marca.

Resulta frecuente usar un mismo signo, tanto como marca como nombre comercial, por ejemplo en las firmas de moda, Roberto Verino, Adolfo Domínguez, etc., aunque la ley no contempla este supuesto de forma expresa, tampoco encontramos obstáculo legal para ello, pero cuando se haga así, es aconsejable realizar un doble registro, de la marca y del nombre comercial.

Por su parte el nombre comercial, tiene también un valor patrimonial, y puede ser transmitido por todos los medios en derecho, tanto inter-vivos, como mortis causa. Como reflejo a la libre disposición del nombre comercial la LM, autoriza que se pueda transmitir el nombre comercial de forma independiente de la empresa, esta situación estaba expresamente prohibida en el LM del 88

V. La protección del rótulo del establecimiento.

En cuanto al rótulo del establecimiento, este signo distintivo es el que utiliza el empresario para dar a conocer al público, el lugar, local o sede física, donde ejerce su actividad y distinguirlo de otros que ejercer actividades similares.

Lo más característico era que el Registro del Rótulo tenía carácter municipal, es decir, que se desplegaba únicamente en el ámbito municipal, una de las novedades, es la de suprimir el rótulo como signo distintivo en la OEPM, de forma que a partir de la LM vigente suprime el registro de los rotulos, por tanto ya no se podrá solicitar el registro del rótulo. la Exposición de Motivos de la LM y la Disposición Transitoria Tercera de la LM, nos dicen que se protegerá de acuerdo con la normativa general de protección de la Competencia Desleal, y en concreto será instrumento de protección los actos de confusión.

El legislador establece un periodo transitorio de protección, que tiene dos fases: una protección registral y cuando se termine ésta, una protección extra registral.

Conforme a la Disposición Transitoria Tercera, se establece el primer periodo transitorio, los rótulos vigentes a la entrada en vigor de la LM, el 31 de Junio de 2.002, están obligados si quieren seguir gozando de la protección a solicitar la prórroga del registro del rótulo que abarca los 7 años posteriores, de esta manera se puede tener protección hasta el 31 de Enero de 2.010, llegando a esa fecha se cancela el Registro. La Disposición Transitoria Cuarta, establece el segundo periodo transitorio, que abarca 20 años posteriores a la fecha de cancelación del registro, salvo que el rótulo deje de usarse por un periodo continuado de 3 años, que es un período de protección extra judicial.